201711.24
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¿DEBE PAGAR UNA EMPRESA POR USAR LA MARCA ‘BLACK FRIDAY’?

Varias compañías españolas, sobre todo del sector textil, están recibiendo cartas exigiendo el pago de un royalty al estar Black Friday registrado por otra firma.

El Black Friday rompió récords de ventas el año pasado y sólo en Amazon se vendieron casi un millón de productos en tan sólo un día. Las previsiones para todos los comercios son aún más optimistas para hoy, por lo que conseguir que nada se lo empañe es casi una necesidad para muchos de ellos.

En plena vorágine con los preparativos, un amplio número de empresas, de todos los tamaños, pero principalmente del sector textil, están recibiendo requerimientos solicitando que dejen de usar la marca Black Friday en sus catálogos o en sus escaparates. Lo que el año pasado fue algo puntual, se ha convertido en una verdadera avalancha que tiene en vilo al comercio ante las dudas de pagar los royalties que solicitan dichas cartas.

Sin embargo, los expertos consultados consideran que esas compañías no deben hacerlo y, si continúan las presiones, que sea un juez el que decida la idoneidad de los requerimientos.

La marca Black Friday está registrada en la oficina española de patentes y marcas desde mayo de 2014, una fecha en la que este día de grandes rebajas era apenas un desconocido en nuestro país. «El hecho de tener una marca inscrita no da inmediatamente un monopolio absoluto», subraya Carles Prat, socio de derecho de propiedad industrial y de la competencia en Baker McKenzie en Barcelona, quien insiste en que si la distintividad de una marca es muy débil sólo debería oponerse cuando se trate de una copia idéntica o casi idéntica de la misma.

En este sentido, el experto recuerda el artículo 37 de la ley de marcas, que señala que «el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Es decir, no utilizar Black Friday es, a su juicio, como prohibir poner campaña de Navidad en un escaparate.

Vulgarización

Éste no es el único punto de la normativa que podría justificar no aceptar los requerimientos. Aunque el término está legalmente registrado, el artículo 5.1 «prohibe registrar como marca aquéllas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio». Por este motivo, un juez podría llegar a calificar como no válido ese registro y anular dicha marca por vulgarización.

El socio de Baker McKenzie también recuerda el imperativo de disponibilidad, es decir, que todo el mundo pueda usar Black Friday, que se ha vuelto genérico y conocido por todos los ciudadanos. Y es que cuando se aprobó en 2014 su registro ante la ausencia de oposiciones, la oficina española no solía oponerse a términos en inglés, ya que no eran de uso común por los españoles. En 2017 y con muchos comercios jugándose salir de números rojos (de ahí el peculiar nombre), parece que el término ha pasado claramente a ser de uso general por parte de los consumidores.

Para evitar estos problemas, algunas compañías ya se han puesto en marcha y han empezado a registrar sus nombres asociados a este día de grandes rebajas. Así, El Corte Inglés lo tiene en la oficina europea, mientras que Leroy Merlin, en la española.

Baile de marcas

Decoración suficiente

Desde diciembre de 2016, un empresa austriaca, Black Friday GmbH, tiene registrada una marca figurativa en la que aparece el nombre Black Friday Sale Caution. Sólo recibió un procedimiento de oposición que fue rechazado, por lo que tiene la titularidad hasta noviembre de 2025. El hecho de añadir otros elementos facilitó su aprobación.

A la espera de oposición

Cuando una persona física o jurídica decide registrar una marca tiene que esperar tres meses por si otra entidad no estuviera de acuerdo con su pretensión. Es el caso de Black Friday con un símbolo de porcentaje a modo de sonrisa que ahora se encuentra publicada en la oficina europea. Si nadie se opone antes del 19 de diciembre, quedará oficialmente registrada.

Poco conocido y utilizado

Un particular dedicado al márketing consiguió registrar en mayo de 2014 el nombre de Black Friday con letras blancas sobre fondo negro y letras negras con fondo blanco. En esa época, este día de rebajas aún era poco conocido en España, por lo que entonces las autoridades no vieron problema en que una compañía hiciese suyo este nombre.

Acrónimo como dominante

Dar un giro a una marca descriptiva puede ser la mejor vía para registrarla. Los titulares de Black Friday también lo son de BFB Barcelona, una iniciativa que pretende fomentar el comercio local. La marca tiene como elemento dominante un acrónimo, que no tiene porqué relacionarse a la primera con Black Friday Barcelona.

El inglés como obstáculo

La oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (Euipo) rechazó registrar en julio de 2014 Black Friday Sale por tratarse de una marca totalmente descriptiva, ya que añadir la palabra ‘sale’ (venta) refuerza precisamente una descripción. A nivel comunitario, es más complicado registrar marcas en inglés, ya que el uso de este idioma está muy extendido.